中国企业跨境知识产权风险防范和应对——日本篇

2022年，随着中国已加入的RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的生效实施以及申请加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）程序的启动，RCEP与CPTPP中涉及的知识产权问题成为各方关注的热点。而作为RCEP与CPTPP重要的成员国，日本的知识产权保护状况也自然得到有意向进入日本市场的中国企业的关注。

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日本市场知识产权保护现状

作为世界主要的发达经济体，日本高度重视知识产权保护，拥有完善发达的知识产权法律体系和运行机制。与大多数国家类似，日本的知识产权保护类型主要包括专利、商标、著作权、商业秘密、植物新品种、集成电路布图设计等。其中，专利的审查以及商标的注册由日本特许厅负责，文化厅负责著作权的管理，农业水产省负责植物新品种的审查和登记，财团法人软件情报中心负责集成电路的登记。在申请数量上，据日本特许厅的最新统计，2021年，日本发明专利申请量为28.92万件，实用新型申请量为5239件，外观设计申请量为3.25万件，商标申请量为18.46万件。日本这些知识产权的申请量排名均居世界前列，以发明专利为例，其总量仅次于中国和美国，排名世界第三。

在知识产权保护机制方面，日本知识产权诉讼实行专属管辖，发明专利权、实用新型权、计算机程序著作权等技术性类案件由东京地方法院和大阪地方法院管辖，知识产权高等法院作为上诉法院；非技术类的外观设计权、商标权、除计算机程序的著作权外的著作权等诉讼由各地方法院管辖。根据知识产权高等法院发布的统计数据，2020年，日本全国地方法院受理的知识产权民事一审案件为494件，审结420件，平均审理期间为14.6个月，知识产权高等法院受理的知识产权民事上诉案件为69件，审结65件，平均审理期间为9个月。

与中国知识产权案件数量连年快速增长的情况不同，包括侵权诉讼在内的日本知识产权民事案件数量较少，大量知识产权争议多以诉前和解的方式解决。这种相对宽松温和的知识产权保护氛围，并不意味着企业进入日本市场的知识产权风险低，日本数量庞大的现存知识产权始终是悬在外来企业头顶的“达摩克利斯之剑”，如若没有认真做好知识产权防范和应对策略，一旦发生知识产权纠纷，将对企业造成严重的经济损失和信誉损失，甚至丧失这一重要市场。

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日本市场可能存在的知识产权风险

为更加直观地呈现日本市场可能存在的知识产权风险，本文选取专利侵权、商标侵权和著作权侵权的3个典型案例进行说明和分析，以期形成若干知识产权对策建议供企业参考。

（一）专利侵权诉讼

案情概要

原告索尔维集团（Solvay S.A.）是一家总部位于比利时首都布鲁塞尔的跨国化工集团，被告日本蝶理株式会社是一家设立于日本大阪的公司，从事化工原料、纺织品等的国际和国内贸易。

原告拥有发明名称为“从甘油中制造二氯丙醇的方法，该甘油最终由生物柴油制造中的动物性脂肪转化而产生”的两项专利权。2013年，原告向日本东京地方法院提起专利侵权诉讼，主张被告进口和销售由中国江苏某化工公司或其关联公司（以下简称“江苏化工公司”）在中国国内制造的甲醛，侵犯了原告的专利权，请求法院禁止被告进口涉诉产品、销毁涉诉产品，并支付基于专利权侵害的损害赔偿金1亿7050万日元。

原告用以证明被告侵权的证据包括中国化学杂志《化工时报》2010年2月号刊载的题为“甘油氯化制备二氯丙醇过程中副产物处理的研究”的文章以及经公证的与案外人的通话录音。本案的争论焦点是：（1）江苏化工公司是否通过涉案专利制造方法的第一道工序制造二氯丙醇；（2）江苏化工公司是否通过涉案专利制造方法的第二工序制造甲醛。

日本东京地方法院经审理认为，原告没有提供足够的证据表明江苏化工公司实施了涉案专利的第一工序和第二工序，因此不认为江苏化工公司制造二氯丙醇和甲醛属于涉案专利发明的技术范围，从而驳回了原告的诉讼请求。

案件启示

作为跨国公司，原告索尔维集团非常注重其在全球市场的专利布局和专利保护。除了如上述案例在日本利用其日本专利发起对中国商品进口商的专利侵权诉讼外，索尔维在中国同样利用中国专利提起专利侵权诉讼。例如索尔维集团下属的索尔维特种聚合物美国有限公司于2019年提起针对吉林省中研高分子材料股份有限公司的专利侵权诉讼。虽然该诉讼的裁判结果与上述日本案例类似，索尔维的专利侵权指控不成立，诉讼请求被驳回，但索尔维的专利布局和专利保护意识值得中国企业关注和学习。中国的国内专利申请量高居世界榜首，但海外专利布局相对薄弱，有意进入海外市场的中国企业应根据市场拓展计划的需要，尽早在目标市场国进行专利申请，保护自己的产品不被侵权，同时狙击其他竞争对手。另一方面，在本案中，作为中国企业的江苏化工公司虽然不是本案的当事人，但被控侵权产品由江苏化工公司制造，侵权与否的判断均围绕江苏化工公司的制造行为展开，一旦被判定为侵权，其制造的产品再也难以进入日本市场。而且，作为进口商的日本企业，在采购和进口中国制造的商品之前，一般会要求中国企业进行不侵权承诺，承诺不侵犯第三人知识产权，并且如果发生侵权纠纷，所有的法律责任及经济赔偿责任将由中国企业承担。对此，中国企业在制造出口商品时，应对市场国专利侵权的可能性进行判断，如有侵权可能，则应通过采取规避设计、对相关专利提起无效宣告、交叉许可或者谈判许可费的方式，有效避免被判侵权所导致的不利后果。

（二）著作权侵权诉讼

案情概要原告是中国中央电视台CCTV的下属公司，拥有CCTV纪录片 “中国世界自然文化遗产”的著作权，被告株式会社小学馆是日本的综合出版社，以出版杂志、绘本、词典、文艺书籍、DVD等为业。被告于2004年9月20日开始在日本制作、销售题为“中国世界遗产”的DVD，原告于2006年2月21日向被告发出告知书，告知原告是该纪录片的合法版权所有者，被告在日本国内发行该DVD的行为侵犯了原告的合法权益。2009年4月3日，原告向原审法院—日本东京地方法院提起诉讼，主张被告制作、销售的“中国世界遗产”DVD是对涉案记录片的复制或翻拍，要求被告向原告支付基于其不法行为的损害赔偿金2500万日元。原审判决认为，被告各DVD是依据本案各原版制作，其表达与本案原版具有本质上的同一性，是对原版的翻拍，侵犯了本案各原版的著作权。但是，对于损害赔偿，原审法院认为，原告至少在向被告发出告知书的当天（2006年2月21日）应当明知被告在未经许可的情况下销售各DVD，而直到2009年4月3日才提出本案诉讼，因此基于2004年、2005年的侵权行为的赔偿请求已过诉讼时效，判决仅支付基于2006年8月17日侵权行为的损害赔偿金10万5000日元（包括1万日元律师费）。原告与被告均向日本知识产权高等法院提起上诉，原告在上诉请求中新增加了不当得利返还请求。日本知识产权高等法院经审理，支持了该新增加的诉讼请求，判决被告向原告支付1054万5000日元的不当得利返还金，从而与原审已经支持的损害赔偿金一起共计支付原告1065万日元。案件启示

本案是为数不多的、中国企业在日本提起知识产权诉讼维护自己权益的案例。本案中，原告在发现著作权侵权情况后，能够向侵权方发出侵权告知书，具有一定的知识产权维权意识，但在之后长达3年的时间内未及时提起诉讼，导致诉讼时效的部分丧失而仅得到极低的损害赔偿金，而在二审中通过调整诉讼策略，增加不当得利返还请求，一定程度上弥补了损失。本案对于中国企业来说，至少有以下两点启示：首先，在发现知识产权侵权行为后，中国企业要勇于维护自己的合法权益，在协商无果的情况下，及时提起诉讼。与美国高额的知识产权赔偿以及诉讼成本不同，日本的判赔金额较低，据统计，80%以上的案件赔偿额在1亿日元以下，相应地诉讼成本也较低，即使诉讼不能取胜，诉讼成本也不会对企业造成很大的经济负担。而且，损害赔偿只是诉讼的一个目的，通过诉讼制止侵权行为、维护市场利益是企业更重要的目标。其次，中国企业应充分研究和了解市场国的知识产权法律规定。例如，日本知识产权损害赔偿请求权的诉讼时效为“知道损害以及加害者起三年内” ，而不当得利返还请求权则可以针对没有超过10年的侵害行为行使。本案中，原告仅发出告知书未能有效制止侵权行为的继续，而且由于怠于起诉导致部分诉讼时效的丧失，从而原审判决与原告的期望值大相径庭，而在二审中则充分利用不当得利返还请求权的法律规定，通过新增不当得利诉讼请求，大大增加了损失赔偿额，维护了自己的合法权益。

（三）商标侵权

案情概要原告威戈有限公司（Wenger S.A.）是制造、销售箱包产品的瑞士公司，拥有图形标识

的商标权。被告Travelplus International是中国福建某箱包公司的日本法人，自2016年成立至今，进口由中国本部制造的被告商品并在日本国内销售，被告商品上使用3个涉案标识：

。原告向东京地方法院提起诉讼，认为被告的3个标识与原告商标类似，构成商标侵权，要求判决原告不得进口、销售或为了销售而展示带有涉案标识的包类产品并销毁这些产品。法院认定如下事实：（1）被告集团进行过原告品牌之一“SWISSGEAR”的OEM制造，被告进口其中国本部制造的被告商品并在日本附上自己的品牌“SWISSWIN”进行销售。（2）原告的诉讼代理人在日本亚马逊上购买了显示品牌名为“SWISSWIN”的帆布包，其正面以及商品标签上显示“SWISSGEAR BY WENGER”并带有原告商标，而在质保标签的品牌名上显示被告“SWISSWIN”。（3）箱包产品的销售者在雅虎日本购物网站上，作为商品名显示“SWISSWIN SWISSGEAR 背包WENGER”，作为商品信息显示“瑞士人气户外品牌WENGER系列SWISSWIN的多功能容纳丰富的时尚设计包登场”等，销售被告商品。法院经对比认为，原告商标与被告的3个标识具有多个共同点，基于这些共同点，两者的外观、称呼以及意思均类似，在用于原告指定商品和被告商品时，有可能对商品来源产生混淆误认，因此两者是类似的。另外，法院还指出，被告集团曾进行过原告品牌之一“SWISSGEAR”的OEM制造，而且基于如上认定事实，原告商品和被告商品的来源实际上已经产生了混淆误认。综上，法院认为被告销售带有涉案标识的被告商品的行为侵害了原告的商标权，支持了原告的所有诉讼请求。案件启示

在日本的商标侵权诉讼中，商标类似与否的判断应根据在相同或类似商品上使用的商标是否可能对商品的来源产生混淆误认来进行，具体地，将在该商品上使用的商标通过其外观、意思、称呼等给客户、用户的印象、记忆、联想等综合起来，根据与该商品相关的交易情况进行整体考察。这一判断标准与中国的商标类似的判断标准基本一致，中国企业在制造出口商品前，应根据对市场竞争格局的把握，通过检索、调查等手段，对商标侵权的可能性进行分析和判断，采取更换商标或在目标市场国进行商标注册、商标使用许可等方式，避免商标侵权情况的发生，进而避免产品被禁止进口的严重事态的发生。另一方面，作为制造业大国，中国企业曾为诸多世界知名品牌提供OEM贴牌代工服务，而在企业实力增强并逐渐意识到自有品牌的重要性后，企业会创立自有品牌开拓属于自己的市场。正如本案被告的中国公司，曾为WENGER的代工厂，在合作结束后创立了自有品牌SWISSWIN。对于中国企业来说，打造自有品牌、开拓国际市场是值得提倡的，但应注意与曾代工过的著名品牌的切割，避免“蹭名牌”的宣传和销售行为。在本案中，在涉案标识与原告商标构成近似的情况下，由于被告在购物网站上将原告品牌、商标用于自有品牌商品，并将自有品牌与原告品牌相关联进行宣传，使得法院进一步认定，实际上已经形成原告商品与被告商品来源的混淆误认，从而判定商标侵权成立。

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总结与思考

以上3个案例向我们提示了若干日本市场知识产权风险，在实务当中，企业可能面临更为复杂的具体问题，需要进行具体分析，作为宏观应对之策，对于有意进军海外市场的中国企业来说，有三点建议如下：一是针对目标市场国进行周密的知识产权布局，根据市场需求选择布局的国家地区、知识产权类型、时间长度、数量规模等，充分利用市场国相关知识产权法律规定，利用法律赋予的排他权，挤压竞争对手发展空间；二是建立知识产权预警机制，通过知识产权检索分析锁定和跟踪竞争对手或利益相关方的知识产权动向，通过知识产权调查分析及时发现知识产权风险，通过采取维权手段维护自身权益，或者积极采取措施化解被控侵权危机，从而始终掌握先机和主动；三是统筹市场开拓和知识产权保护，杜绝知识产权侵权只是可能性的侥幸心理，防止因知识产权问题造成重大损失进而影响市场布局。知识产权具有很强的专业性，涉外知识产权面对的形势和情况更是千差万别和错综复杂，对此，企业可通过市场团队与专业知识产权律师的密切协作，针对具体市场和产品进行深入分析和研究，从容应对各种知识产权挑战。

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【文章作者】吕林红

【资料来源】威科先行